La causa justa en el uso de las marcas registradas

Post de Mar Rodríguez.

El pasado día 1 de este mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia definitiva que pone fin al largo litigio que desde 2009 traía de cabeza al gigante Adidas en la pugna por la patente en exclusiva de sus bandas paralelas en las zapatillas deportivas.

Esta guerra comenzó hace once años cuando la marca belga Shoe Branding Europe solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), el registro de dos marcas, una para calzado y otra para calzado de seguridad y protección. Adidas se opuso a este registro invocando su propia marca de las tres bandas paralelas.

Mediante sendas resoluciones de 2015 y 2016, la Euipo estimó la oposición de Adidas y denegó a Shoe Branding Europe el registro de las dos marcas solicitadas alegando que, teniendo en cuenta una cierta similitud entre las marcas en conflicto y la elevada notoriedad de la marca anterior de Adidas, “existía un riesgo de que los consumidores establecieran un vínculo entre las dos”, lo que permitiría a Shoe Branding aprovecharse “indebidamente de la notoriedad de la marca Adidas”.

La empresa belga volvió a la carga ante el Tribunal Europeo y recurrió las dos resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual 

No obstante, la compañía belga volvió a la carga ante el Tribunal Europeo recurriendo las dos resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual hasta que definitivamente este primero de mes, el Tribunal le da la razón definitiva a Adidas, confirmando así lo decidido años antes por la Euipo.

Según el Tribunal, la Euipo no cometió ningún error de apreciación al estimar en particular, que era probable que el uso de las marcas solicitadas se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca de Adidas y que Shoe Branding Europe no había demostrado la existencia de justa causa para usar las marcas solicitadas.

Me gustaría analizar un poco la última frase del fallo de la Sentencia, “la no existencia de justa causa” para usar una marca.

Sin duda, el Tribunal Europeo aplica la Directiva de Marcas y la doctrina del ius prohibendi. De acuerdo con esta norma, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que, en su vertiente negativa, le permite prohibir que cualquier tercero utilice en el tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca registrada. Sin embargo, este ius prohibendi no es ilimitado, sólo puede ejercitarse frente a determinado tipo de usos contemplados en el artículo 5 de la Directiva de Marcas completado con las limitaciones de los artículos 6 y 7 y que vienen a resumirse en que la marca no sea utilizada en el tráfico económico. Lo contrario podría suponer la existencia de “justa causa”...y ¿qué es esto? Pues básicamente la “intención” del uso de la marca y la “buena fe”.

El Tribunal de la Unión Europea, en su numerosa Jurisprudencia, analiza y sienta doctrina sobre estos conceptos que pueden ser muy amplios y abarcar muchos motivos de oposición en el reclamo del uso de una marca, pero nos vamos a quedar con esta definición: “....para calificar de buena fe el uso del signo semejante a la marca renombrada, debe tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se ha utilizado y el producto para el cual se hubiera registrado dicha marca, así como la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su renombre por la misma marca”.

Aquí entra otro concepto jurídico interesante que os analizaré en otro post y que os dejo como final de este:  prior in tempore, potior in iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho).