Vanessa Jiménez (UOC): “Que el metaverso sea descentralizado no significa que sea alegal”

Nike, L’Oréal y Dolce&Gabbana. Lo que tienen en común estas firmas es que las tres han sido precursoras en sumarse a la comercialización de bienes virtuales en moda. El uso y la cada vez mayor democratización del blockchain y otras tecnologías criptográficas es una oportunidad atractiva para el sector, pero ¿cómo proteger la marca en bienes digitales? Vanessa Jiménez, profesora de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en derecho aplicado a la moda en las nuevas tecnologías, tranquiliza declarando que “el procedimiento es el mismo”, y añade que “la comercialización no autorizada de bienes ha existido siempre”. Lo que sí debe cambiar, opina la experta, es la interpretación jurisprudencial de cada caso, una transición a la que ya se debieron enfrentar las marcas de moda con el primer boom del ecommerce.

Pregunta: ¿Cómo se gestiona el registro de una marca de bienes virtuales?

Respuesta: Es el mismo procedimiento, una marca se solicita para bienes específicos. Cuando solicitas una marca, tienes que indicar para qué bienes o servicios la usarás, por lo que lo único que cambia son los bienes: medios digitales, objetos de colección, arte, fichas no fungibles… Las compañías solicitan el uso de su marca dentro de la categoría que encaje mejor con el bien o servicio en cuestión. Dentro de la Clasificación de Niza, la clase 42 está siendo utilizada para registrar comunidades en línea de espacios digitales (metaverso). El resto del procedimiento se lleva a cabo de la misma manera que para el registro de la marca de otros bienes o servicios.

P.: ¿Cómo se gestionan las falsificaciones de bienes no fungibles?

R.: Lo primero es que tu marca esté registrada para el uso de bienes o servicios virtuales, aunque, si estamos hablando de una firma muy renombrada (como ocurrió en el caso de Hermès con OpenSea), se podría ejercitar la demanda sin que esto haga falta. En el caso de la demanda de Nike (que sí había solicitado el registro previo) a StockX por la venta de NFT es distino, porque StockX es una plataforma de reventa de bienes. Esa reventa queda cubierta en derecho marcario por el agotamiento de derecho de distribución, que permite la reventa de bienes de terceros sin su consentimiento. Pero con los NFT, StockX ha hecho algo nuevo, ha creado NFT utilizando la marca de Nike. La utilización de una marca para crear y diseñar productos nuevos es lo que se puede demandar. Entonces se sigue el mismo procedimiento legal que si yo hago una zapatilla, le pongo el sello de Nike y digo que es suyo sin su consentimiento. Otra opción aparte de apelar al derecho marcario es apelar a la competencia desleal, aunque esto es más difícil de defender. La competencia desleal considerará si se logra probar, por ejemplo, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

“Cuando se registra una marca, el objetivo es usarla; como medida preventiva no tiene tanto sentido”

P.: L’Oréal y Nike ya han registrado sus marcas en el metaverso, ¿cuándo es un buen momento para hacerlo?

R.: Cuando se registra una marca, el objetivo es usarla. La idea es hacerlo una vez que quieres empezar a comercializar estos productos. Como medida preventiva no tiene tanto sentido, porque acaba caducando si no la usas… El plazo depende de cada país, por ejemplo, en la Unión Europa vence a los cinco años. En el caso de Hermès, todavía no estaba extendida la protección de la marca en este tipo de bienes digitales. Lo que entró en consideración entonces fue el renombre de la marca, la asociación por parte del consumidor.

P.: ¿Cuáles son los límites al registro de marca de bienes virtuales?

R.: Cuando tú registras tu marca, puedes definir para lo que la registras y para qué bienes y servicios la quieres proteger: un software, un buen intangible, una plataforma y qué tipo de plataforma... La única condición está en el uso que luego vayas a darle, además de que debes ceñirte a la clasificación del registro marcario y adaptarte a la clase y subclase en la que vayas a solicitarlo. Después, cuando la marca está registrada y no se usa en el plazo legalmente determinado, caduca, así que esa es la única condición.

P.: ¿Falta regulación en el área de la protección de marca en bienes virtuales?

R.: No, pero la interpretación jurisprudencial actual debe ajustarse a cada uno de estos casos. Donde está el problema fundamental a nivel práctico es en las licencias y las autorizaciones de uso, hay mucha confusión sobre cómo se crean los NFT, quién puede hacerlos y qué derechos otorga su transmisión. Desde el punto de vista de la regulación, con lo que existe actualmente para defensa y protección de la marca, hay un posible ajuste a estos casos. Habría que ver cómo los tribunales interpretan todo lo que está pasando, pero no es la primera vez que ocurre, también en el mundo digital.

 “Cuando empezó a existir el mercado digital ya hubo una primera adaptación del marco legal”

P.: ¿Hay algún precedente de este tipo de conflictos?

R.: Sí, con la venta online. Cuando empezó a existir el mercado digital ya hubo una primera adaptación del marco legal. Pero la comercialización no autorizada de bienes de marcas ha existido siempre, la diferencia fundamental entre lo que existe ahora y lo que ha habido antes es el tipo de bienes, en dos aspectos. El primero es que se trata de bienes novedosos, para los cuales las marcas aún no tienen concedido los derechos, (Nike lo ha pedido, pero no le ha sido concedido aún). El segundo es el papel de las plataformas, sobre todo de los marketplaces. En el caso de StockX, había un comportamiento activo por parte de la plataforma. Entonces, no hay lugar de debate sobre hasta qué punto la plataforma es responsable de una infracción marcaria que ocurra en su marketplace… La Unión Europea está tratando de fortalecer la responsabilidad de las plataformas, siempre y cuando haya una falta activa, porque ahí está claro. El problema es que las plataformas que permiten la creación de NFT por parte de sus usuarios, como OpenSea, se eluden de toda responsabilidad y permiten que usuarios sin autorización hagan NFT. Ahí, hay espacio para que las marcas puedan defenderse, porque lo que se debe establecer son condiciones para la creación de los NFT. Un metaverso, por mucho que sea descentralizado, no significa que tenga que ser alegal. El reto es ver cómo se encaja esto dentro de la propia creación y gobernanza.

P.: Al estar respaldada por blockchain, ¿la protección de marca es más segura para bienes virtuales? ¿Se podría adaptar la tecnología blockchain para que protegiese artículos físicos?

R.: El blockchain sirve para generar y validar información. Lo que hacen algunas plataformas de venta de arte en este sector es una comprobación previa de la titularidad de las obras a través de software, unas herramientas llamadas oráculos que verifican la certitud de estos datos; su presencia en un registro de propiedad intelectual, por ejemplo. En principio, tú sólo puedes crear el NFT si eres el artista o creador del bien, entonces a partir de ahí se genera una cadena de bloques de información que certifican que el bien es único. El blockchain, por regla general, servirá en la protección de marca si esos datos son ciertos y están contrastados con un registro real. El blockchain es inmutable y muy complicada y es prácticamente imposible su falsificación, pero sólo se puede aplicar en este sentido a un bien digital. Otra cosa es que se pueda tokenizar un bien físico y crear un NFT que se asocie a él. De este modo, creas una certificación sobre la propiedad de un bien físico, lo que te permite hacer transacciones a nivel digital con blockchain para que ese producto siga a la propiedad digital. Pero esto sólo tiene sentido con bienes que son únicos, como una obra de arte o un traje a medida, no para cualquier producto. Otro uso que se le puede dar al blockchain y a otras criptografías en el entorno físico es para garantizar la trazabilidad en toda la producción y confección de los productos, registrando esta información en esta red. Pero para su implementación generalizada aún queda mucho.

P.: ¿Qué lecciones se pueden trasladar de estos casos de infracción marcaria al entorno físico?

R.: Vamos hacia un mundo con cada vez más interacción digital, el desarrollo de tecnologías como blockchain y otras tecnologías criptográficas podrían ayudar a crear un universo en el que las transacciones den una mayor seguridad al usuario sobre lo que están comprando, una mayor transparencia y seguridad jurídica. En cuanto a regulación, hay cuestiones que van a tener que ser perfiladas, como ha pasado con toda la explotación en el mundo digital.